中国分案制度
中国的专利申请包括 分案制度 ,申请人可以基于已经递交的申请提交分案申请。与美国的续案制度相比,中国分案制度不支持部分续案申请,且分案的递交时间基于最早递交的母案的存续状态限定,而非像美国续案申请中可以基于族中任意一个活着的申请来限定可递交续案的时间。但是,对于中国分案制度,可以采取延迟审查的方式达到一定程度上类似于美国续案的效果。以下将会详细进行介绍。
何为分案申请
根据《专利法实施细则》第四十二条的规定可知,一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以在规定的期限届满前提出分案申请。但是专利申请被驳回、撤销或者视为撤回的,不能提出分案申请。其中,专利申请的类型不受限制,可以是发明、实用新型、外观设计。
《专利法》以及《专利法实施细则》还规定了分案申请享有的“权利”和需要履行的“义务”。
首先是“义务”,分案的申请的类型需要与原申请(母案)一致,例如,母案是中国发明申请,分案申请也是中国发明申请;分案申请不得超出母案记载的范围。
其次是“权利”,分案申请可以享有母案的申请日,若母案有优先权,分案申请可以享有优先权日。
分案申请的类型
根据《专利审查指南》第一部分第一章5.1.1的规定,一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。
根据《专利审查指南》第二部分第六章3.1的规定,针对一件申请,可以提出一件或者一件以上的分案申请,针对一件分案申请还可以以原申请为依据再提出一件或者一件以上的分案申请。
基于《专利审查指南》的这两个规定,分案申请可以根据提交的时机被细化分类,包括:
- 被动分案
- 主动分案
- 再分案
被动分案,简单来说,就是国知局认为一件专利申请不符合单一性规定的,审查员将通知申请人,并要求其在指定期限对其申请进行修改;同时,申请人为了保护从母案中删除的技术方案而被动提出分案申请。
主动分案,指申请人在规定的期限届满前,主动向国知局提出分案请求。这些分案的提出,可能并非因为单一性问题,可能是出于其他保护的目的。
再分案,指在分案申请的基础上再次提出一件或一件以上的分案申请。
关于各种类型分案的提出要求和规定期限具体见下分案期限部分的介绍。
分案的期限要求
针对《专利法实施细则》和《审查指南》中对分案期限的规定,可以总结为以下几点:
对于首次提出的分案,提出的时机为:
1)母案收到授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前;
2)母案收到驳回通知书3个月以内(不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请);
3)在母案提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请;
4)母案主动撤回的情况,分案应在母案收到撤回的手续合格通知书之前提出;
5)母案视为撤回的情况,分案应在收到视为撤回通知书的两个月内提出(即,恢复权利的期限内)
6)主动分案的情况,即,申请人在上述期限内,可以主动向国知局提出分案请求。
对于再分案,递交时限仍应依据最早递交的母案审核,再次分案的递交日不符合上述规定的,不得分案。
但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。也就是说,审查员指出分案申请存在单一性的缺陷而需要分案的情况,递交时限应该以存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。
分案申请的文件内容要求
分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。提交分案时,内容处理上需要注意:
分案权要需要与原申请权要不同
- 分案申请的权要不能超出原申请说明书的范围,分案申请的权要需要得到原申请说明书的充分支撑。
- 分案的权要和原申请的权要需要保护范围不同,以满足专利法第九条的“不能重复授予专利权的原则“
- ”不能重复授予专利权的原则”:同样的发明创造只能授予一项专利权,因此,分案申请的权要与原申请的权要需要保护不同的发明创造。据《审查指南》“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求。
分案说明书与原申请说明书可以相同或不同
- 分案申请的说明书可以选择直接使用原申请说明书
- 分案申请的说明书可以从原说明书中提取支撑分案申请的权要的说明书部分
超范围判断重点在于分案权要是否超范围
一般情况下,分案申请只是重新撰写权要,因此,判断分案申请是否超出原申请的范围重点在于分案权要是否超范围。
需要说明的是,即使权利要求书中每个技术特征在说明书中都能够得到支持,但是如果其整体技术方案在原申请中没有记载,或者其整体技术方案是由原申请说明书的不同实施例概括得到,并没有包含在一个实施例当中,也会被认定为分案申请超范围。
分案申请的其他要求
- 如前所述,分案申请和母案的申请类别一致。
- 分案申请的申请人和原申请的申请人一致。分案申请的发明人可以是原申请的全部发明人或者部分发明人。
中国分案制度与美国续案制度对比
美国续案制度中,申请人可以基于最先递交的原始申请提出续案申请,也可以针对已经递交的续案申请提出进一步的续案申请。在基于同一份原始申请派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间,申请人都可以继续向美国专利商标局(USPTO)递交续案申请。换言之,在美国续案制度下,申请人可以通过持续递交续案,使得案件处于“活着”的状态,所谓“活着”的状态是指可以继续递交续案申请,享受原申请的申请日。
中国分案制度中,中国分案申请的递交时间以最早递交的原始申请为基础,通常是在最早递交的原始申请被授权或驳回、撤回的一定期限内提出(详细介绍可参考分案期限要求),在期限届满后,即使还有分案在进行中,也不能再提出分案。换言之,案件无法通过不断地提交分案保证其处于“活着”的状态,此处的“活着”是指可以继续递交分案。例如,申请A为最早递交的原始申请,基于申请A递交了分案申请B,申请A已经授权且当前已经超过了递交分案的期限,分案申请B还处于实质审查过程中。但是,中国分案制度不允许基于分案申请B递交新的分案申请。
但是可以通过中国的延迟审查制度,延长案件递交分案的期限,一定程度上达到类似于美国续案的效果。
延迟审查
根据《专利审查指南》第五部分第七章第8.3节对延迟审查的规定,发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后,该申请将按顺序待审。需要指出的是,申请人提出延迟审查后不可撤回。
提出实质审查请求的期限是自申请日起3年内;通过延迟审查,再将实质审查的时间延迟3年;最后在审查过程中,充分利用答复的期限,可以使得该申请在终结前总共可以有大约7年或更长的时间。